板谷国際特許事務所- Itaya & Associates

裁判事例


特許製品のリサイクル品に特許権の効力が及ぶか

「インクカートリッジ事件」(キャノンvsリサイクルアシスト社) 特許第3278410号「液体収納容器、該容器の製造方法」

 東京地裁平成16年(ワ)8557(平成17年判決):特許権を非侵害

 判決要旨

 争点1:物の特許の消尽について

 国内消尽について:特許権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には,当該特許製品については特許権はその目的を達したものとして消尽し,もはや特許権の効力は,当該特許製品を使用し,譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである(BBS事件最高裁判決)。しかしながら,特許権の効力のうち生産する権利については,もともと消尽はあり得ないから,特許製品を適法に購入した者であっても,新たに別個の実施対象を生産するものと評価される行為をすれば,特許権を侵害することになる。そして,本件のようなリサイクル品について,新たな生産か,それに達しない修理の範囲内かの判断は,特許製品の機能,構造,材質,用途などの客観的な性質,特許発明の内容,特許製品の通常の使用形態,加えられた加工の程度,取引の実情等を総合考慮して判断すべきである。

 国際消尽について:特許権者が我が国の国外において特許製品を譲渡した場合には,譲受人との間で販売先から我が国を除外する旨の合意をした場合を除き、我が国で特許権を行使できない(BBS事件最高裁判決)。

 本件インクタンク本体は,インクを使い切った後も破損等がなく,インク収納容器として十分再利用することが可能であり,消耗品であるインクに比し耐用期間が長い関係にある。この点は,撮影後にフィルムを取り出し,新たなフィルムを装填すると,裏カバーと本体との間のフック,超音波溶着部分等が破壊されてしまう使い捨てカメラ事件判決の事案とは大きく異なっている。そして,液体収納室の上面に注入孔を開ければ,インクの再充填が可能である。インクの変質等に起因する障害を防止する観点からは,原告指摘のとおり本件インクタンク本体を再利用しないことが最良であるが,上記障害が有意なものであることの立証はないし,純正品を使うかリサイクル品を使うかは,本来プリンタの所有者がプリンタやインクタンクの価格との兼ね合いを考慮して決定すべき事項である。

 本件発明1においては,毛管力が高い界面部分を有する構造と界面部分の上方までインクを充填することの組合せにより,輸送中のインクの漏れを防ぐ効果を奏しているものであるが,毛管力が高い界面部分を形成した構造が重要であり,界面部分の上方までインクを充填することは,上記構造に規定された必然ともいうべき充填方法であるといわざるを得ない。そして,本件インクタンク本体においては,上記毛管力が高い界面部分の構造は,インクを使い切った後もそのまま残存しているものである。また,本件発明1では,インクの充填は構成要件の一部を構成しているが,インクそれ自体は,特許された部品ではない。取引の実情等について、リサイクルされた安価なインクタンクへの指向は,今後更に高まることが予想される。

 以上の事実によれば,本件インクタンク本体にインクを再充填して被告製品としたことが新たな生産に当たると認めることはできないから,日本で譲渡された原告製品に基づく被告製品につき,国内消尽の成立が認められる。国際消尽の成立も認められる。

 争点2:製造方法の特許の消尽

 国内消尽、国際消尽とも、物の特許の消尽と同様

 控訴審:知財高裁平成17年(ネ)10021(平成18.1.31判決):特許権を侵害

 判決要旨

 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内において当該特許発明に係る製品(以下「特許製品」という。)を譲渡した場合には,当該特許製品については特許権はその目的を達したものとして消尽し,もはや特許権者は,当該特許製品を使用し,譲渡し又は貸し渡す行為等に対し,特許権に基づく差止請求権等を行使することができないというべきである(BBS事件最高裁判決参照)。

 しかしながら,当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(以下「第1類型」という。),又は,当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(以下「第2類型」という。)には,特許権は消尽せず,特許権者は,当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。 その理由は,第1類型については,① 一般の取引行為におけるのと同様,特許製品についても,譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等をすることができる権利を取得することを前提として,市場における取引行為が行われるものであるが,上記の使用ないし再譲渡等は,特許製品がその作用効果を奏していることを前提とするものであり,年月の経過に伴う部材の摩耗や成分の劣化等により作用効果を奏しなくなった場合に譲受人が当該製品を使用ないし再譲渡することまでをも想定しているものではないから,その効用を終えた後に再使用又は再生利用された特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても,市場における商品の自由な流通を阻害することにはならず,② 特許権者は,特許製品の譲渡に当たって,当該製品が効用を終えるまでの間の使用ないし再譲渡等に対応する限度で特許発明の公開の対価を取得しているものであるから,効用を終えた後に再使用又は再生利用された特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても,特許権者が二重に利得を得ることにはならず,他方,効用を終えた特許製品に加工等を施したものが使用ないし再譲渡されるときには,特許製品の新たな需要の機会を奪い,特許権者を害することとなるからである。また,第2類型については,特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合には,特許発明の実施品という観点からみると,もはや譲渡に当たって特許権者が特許発明の公開の対価を取得した特許製品と同一の製品ということができないのであって,これに対して特許権の効力が及ぶと解しても,市場における商品の自由な流通が阻害されることはないし,かえって,特許権の効力が及ばないとすると,特許製品の新たな需要の機会を奪われることとなって,特許権者が害されるからである。

 そして,第1類型に該当するかどうかは,特許製品を基準として,当該製品が製品としての効用を終えたかどうかにより判断されるのに対し,第2類型に該当するかどうかは,特許発明を基準として,特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされたかどうかにより判断されるべきものである。したがって,特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部が損傷又は喪失したことにより製品としての効用を終えた場合に,当該部材につき加工又は交換がされたときは,第1類型にも第2類型にも該当することとなる。また,加工又は交換がされた対象が特許発明の本質的部分を構成する部材に当たらない場合には,第2類型には該当しないが,製品としての効用を終えたと認められるときは,第1類型に該当するということができる。 なお,原審は,・・・特許製品に施された加工又は交換が「修理」であるか「生産」であるかにより,特許権侵害の成否を判断すべきものとした。確かに,本件のような事案における特許権侵害の成否を「修理」又は「生産」のいずれに当たるかによって判断すべきものとする原判決の考え方は,学説等においても広く提唱されているところである。

 しかし,このような考え方では,特許製品に物理的な変更が加えられない場合に関しては,生産であるか修理であるかによって特許権に基づく権利行使の許否を判断することは困難である。また,この見解は,「生産」の語を特許法2条3項1号にいう「生産」と異なる意味で用いるものであって,生産の概念を混乱させるおそれがある上,特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合であっても,当該製品の通常の使用形態,加えられた加工の程度や取引の実情等の事情により「生産」に該当しないものとして,特許権に基づく権利行使をすることが許されないこともあり得るという趣旨であれば,判断手法として是認することはできない。

 (第1類型該当性)インク費消後の控訴人製品の本件インクタンク本体にインクを再充填する行為は,特許製品を基準として,当該製品が製品としての効用を終えたかどうかという観点からみた場合には,インクタンクとしての通常の用法の下における消耗部材の交換に該当するし,また,インクタンク本体の利用が当初に充填されたインクの使用に限定されることが,法令等において規定されているものでも,社会的に強固な共通認識として形成されているものでもないから,当初に充填されたインクが費消されたことをもって,特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えたものとなるということはできない。したがって,本件において,特許権が消尽しない第1類型には該当しないといわざるを得ない。

 (第2類型該当性)本件インクタンク本体の内部を洗浄して固着したインクを洗い流した上,これに構成要件Kを充足する一定量のインクを再充填する行為は,特許発明を基準として,特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分という観点からみた場合には,控訴人製品において本件発明1の本質的部分を構成する部材の一部である圧接部の界面の機能を回復させるとともに,上記の量のインクを再び備えさせるものであり,構成要件H及びKの再充足による空気の移動を妨げる障壁の形成という本件発明1の目的(開封時のインク漏れの防止)達成の手段に不可欠の行為として,特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の一部についての加工又は交換にほかならないといわなければならない。以上によれば,被控訴人製品は,控訴人製品中の本件発明1の特許請求の範囲に記載された部材につき丙会社により加工又は交換がされたものであるところ,この部材は本件発明1の本質的部分を構成する部材の一部に当たるから,本件は,第2類型に該当するものとして特許権は消尽せず,控訴人が,被控訴人製品について,本件発明1に係る本件特許権に基づく権利行使をすることは,許されるというべきである。

 (教訓)純製品業者は、再生品が第1類型該当になるハードルは高いと思われることから、再生品業者を抑えるには、消耗部分そのものの特許取得と、第2類型(これは修理か再生かの判断になる)の特許取得が有効と思われる。