板谷国際特許事務所- Itaya & Associates

外国特許出願、特にPCT国際出願について

1.外国出願について

特許権等は、パリ条約(工業所有権に関する保護同盟)に基づく特許独立の原則(属地主義)のもと、各国毎に取得する必要があります。権利取得のために、通常、第1国の基礎出願(国内出願)をもとに12ヶ月以内にパリ条約に基づく優先権を主張して第2国出願(外国出願)をします。外国出願の手続きとしては、各国別に直接に特許出願する方法(パリルート)と、 特許協力条約(PCT : Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願する方法(PCTルート)とがあります。パリルートでは、各国別に手続きし審査することから多数の国に出願する場合、手続及び経費面での負担が大きいのに対し、PCT国際出願はその問題を解決するものであります。


2.PCT国際出願とは

PCT国際出願は、出願願書をPCT加盟国である自国の特許庁に所定の言語(日本国特許庁は日本語若しくは英語)で作成し、提出すれば、すべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願したことと同じ(PCT国際出願日がPCT加盟国のすべての国の出願日)になります。PCT国際出願は、次の国際調査、国際予備審査請求などにより、特許取得の可能性を精査し、厳選した国においてのみ手続を継続させ、コストの効率化、適正化が図れます。


3.PCT国際出願の流れ

①国際調査:国際調査報告及び見解書(発明が進歩性、新規性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて)が出願人に提供されます。この見解に対して意見・補正(19条補正)をすることができます。

②国際公開:優先日から18ヶ月経過後に出願及び国際調査報告が国際公開されます。

③国際予備審査請求:見解書に対して抗弁、補正(34条補正)をすることができます。国際予備審査報告が成されます。

④各国国内移行手続:優先日から30ヶ月の期限が満了する前に、移行国の特許庁に翻訳文を提出し、手数料を支払う必要があります。最終的には各国特許庁の実体的な審査に委ねられています。


4.日本特許庁を受理官庁とする国際出願実務(庁HPより)

(1)手続き方法

a.紙書類による出願 (※日本語・英語共に利用可能)

b.PCT-SAFEソフトウェア(EASYモード)を利用した紙書類及びそれらのデータを格納した記録媒体による出願(※日本語・英語共に利用可能)

→※2015年7月1日に廃止されました。

c.PCT-SAFEソフトウエアを利用したインターネット出願

(※日本語・英語共に利用可能)

d.インターネット出願ソフト(特許庁ウェブサイト)を利用したインターネット出願

(※日本語のみ利用可能)

インターネット出願にすれば、紙出願よりも印紙代が減額されます。

(2)みなし全指定に伴い優先権の基礎となった日本国内出願が「みなし取下げ」にならないようにするには

国際出願が国内出願を基礎として優先権の主張をする場合には、特許法41条、42条が規定する国内優先権制度が適用されます。その結果、先の国内出願は優先日から15ヶ月経過した時にみなし取下げとなります。

「みなし取下げ」にならないようにするには、

a.願書上で日本の指定を除外する。

b.日本の指定を取り下げる。優先権の基礎となる国内出願の出願日から15ヶ月経過前に取下書を提出。

c.国内優先権主張を取り下げる。

一方、日本を自己指定する(指定を取り下げない)ことによるメリットは、

審査請求料が減額される、出願日が国際出願日まで繰り下がるため、権利存続期間が最大1年延長されること

(3)国際調査見解書とは

国際調査見解書(WO/ISA)は、審査官が発明の特許性(産業上の利用性、新規性、進歩性)についての肯定的または否定的な見解を示すもので、国際調査報告書に添付されます。これらは、出願人と国際事務局へ送付されます。国際事務局は、国際調査報告のみを国際公開します。

見解書は、その国際出願について国際予備審査請求がされない場合は、「特許性に関する国際予備報告(第I章)(IPRP(第I章))」と改称されて指定国に送付されます。

国際予備審査が請求された場合には、国際調査見解書は原則として国際予備審査機関による第一回目の見解書とみなされます。

(4)国際調査見解書に対して出願人がとりうるアクションは

a.反論を「コメント」として国際事務局に提出する。ただし、この「コメント」は、指定官庁に転送され、PCT条約上で明文化されていない「非公式なコメント」として取り扱われます。

b.国際事務局に対して19条補正を提出する。

c.国際予備審査請求をする。それによって、国際調査見解書に対して正式に反駁、抗弁することができます。国際予備審査報告を肯定的な報告に転じさせたいときには、34条補正や答弁書を提出。

d.国際出願を取り下げる。

e.何もしない。

(5)国際予備審査請求がされた場合、国際調査見解書は「国際予備審査機関が作成した第1回目の見解書」とみなされ、この1回目の見解書に対する応答期間がいつまでかを明示した通知は、改めて出願人に送付されるか

国際調査見解書に対する応答期間に関する通知等は、送付されません。

国際調査見解書が国際予備審査の1回目の見解とみなされた場合であっても、それに対して補正、答弁する際には、国際予備審査報告の作成に着手される前でないと意味がありません。そこで、PCT規則、及び国際調査見解書の注意書きにおいて、応答期限の目途として優先日から22ヶ月を推奨しています。それまでに国際調査見解書に対する応答が提出されれば、それら応答が確実に予備審査に参酌されることとなります。

また、予備審査請求がなされると、国際調査見解書は、国際予備審査機関の第1回目の見解書作成済みとみなす報告書となります。したがって、肯定的な国際予備審査報告の作成を望む場合には、国際予備審査の請求と同時、あるいは請求後すみやかに抗弁(答弁書)、補正を行うことが重要です。

なお、34条補正あるいは何らかの抗弁が提出されると、同機関から2回目の見解書が出されることがあり、そのときは、そこで示された応答期間内に再度34条補正、答弁書を提出することができます


5.パリルートによる各国出願及びPCT国際出願のメリット・デメリット

【パリルートによる各国出願】

◇メリット◇

・PCTの場合に必要な国際事務局に支払う手数料が不要となる。

・出願国数が少ない(例えば、2か国)時は、トータルとしての費用が安くなる。

・比較的、早期権利化が図れる。

◇デメリット◇

・優先権主張期限(先の出願日から12か月)内に各国への翻訳文を用意し、手続する必要がある。

【PCTによる各国出願】

◇メリット◇

・サーチレポート(国際調査報告)を見て、その後の対処判断が可能となる。

・翻訳文は各国移行期限(原則優先日から30か月)以内に用意すればよい。

・多数国に出願する場合は、1か国当たりの費用が安くなる。

◇デメリット◇

・国際事務局に支払う手数料が高い。

・パリルートでの各国出願に比べて通常、権利化は遅くなる。